法治號
導讀
馳名商標是為相關公眾廣為知曉的商標，它不僅可以起到商標的識別作用制止混淆，還能發(fā)揮表彰功能制止一定程度的聯(lián)想，從而具備巨大的商業(yè)價值。馳名商標的形成需要較長的培育過程，在此期間，為防止被搶注等風險，部分商標權利人通常還會申請注冊防御商標，試圖從源頭上阻止不法行為。然而，商標侵權行為無孔不入，一旦發(fā)生糾紛，防御商標救濟作用有限。這種情況下，企業(yè)能否主張認定主商標為馳名商標，獲得更強的跨類保護？近日，上海市高級人民法院審結一起侵害商標權糾紛案，認定原告擁有防御商標并不影響其主張認定主商標為馳名商標，并根據(jù)在案證據(jù)，判決被告實施的非原樣使用其注冊商標行為構成侵權。該案判決有利于貫徹落實“權利保護”原則，給予商標與其知名度相匹配的保護力度，對推動商標品牌建設、促進經(jīng)濟高質量發(fā)展具有積極意義。
釘釘商標被“搭便車”
2015年，某高新科技集團推出一款企業(yè)級智能移動辦公平臺——釘釘。某科技公司（以下簡稱科技公司）和某信息公司（以下簡稱信息公司）是研發(fā)并提供釘釘產(chǎn)品和服務的主體。
其間，該高新科技集團分別申請注冊了第42類軟件運營服務等類別“釘釘”商標（以下簡稱第42類“釘釘”文字商標）、第42類軟件運營服務等類別翅膀圖形商標（以下簡稱第42類翅膀圖形商標），注冊公告日期分別為2015年8月14日、2017年12月21日?？萍脊竞托畔⒐窘?jīng)授權，享有前述兩類注冊商標的使用權。
經(jīng)過長期使用和推廣，第42類“釘釘”文字和翅膀圖形商標逐漸在國內享有較高知名度。
2016年9月12日，該高新科技集團又申請注冊了第43類餐廳等類別翅膀圖形商標（以下簡稱第43類翅膀圖形商標），注冊公告日期為2018年5月7日?？萍脊竞托畔⒐窘?jīng)授權，享有該商標使用權，并與從事相關餐飲服務的企業(yè)合作，為他們提供釘釘軟件等產(chǎn)品或服務。
2016年12月28日，某餐飲集團創(chuàng)始人、某品牌公司董事長賀某從案外人處受讓了第43類餐飲服務等類別、第29類食品產(chǎn)品等類別“釘釘冒菜”文字商標，兩商標的申請注冊日為2015年11月19日。
2017年3月，該餐飲集團孵化的首家項目子公司——某餐飲公司（以下簡稱餐飲公司）成立，在招商手冊中載明“釘釘冒菜”圖文組合標識為其經(jīng)營的一家品牌公司的標識，并印有該品牌公司字樣。2020年9月，釘某某冒菜店成立，經(jīng)營者為賀某，亦在店鋪招牌、宣傳展板、點餐牌、室外立式海報以及某外賣平臺線上店鋪等上使用了“釘釘冒菜”圖文組合標識。
而在使用“釘釘冒菜”注冊商標過程中，餐飲公司、釘某某冒菜店實施了大量非原樣使用行為。比如，使用了相關“釘釘”文字和翅膀圖形的組合標識，或單獨使用翅膀圖形標識；改變“釘釘冒菜”的字體并對其進行拆分，橫向突出放大“釘釘”二字，并縮小“冒菜”二字豎向排列在“釘釘”的右側；在線上店鋪的菜單中也大量使用“釘釘﹢食品名稱”的文字組合，如“釘釘—午餐肉”等。
科技公司和信息公司發(fā)現(xiàn)后認為，第42類“釘釘”文字和翅膀圖形商標，經(jīng)過長期的使用和推廣，在國內已為相關公眾廣泛知曉并具有較高的知名度和影響力，屬于馳名商標。某品牌公司、餐飲公司、釘某某冒菜店、賀某、外賣平臺運營商的行為破壞了前述商標與軟件運營服務之間的直接密切聯(lián)系，減弱前述商標的顯著性，構成商標侵權。故起訴到上海知識產(chǎn)權法院，請求判決五被告停止侵權、公開消除影響、賠償損失300萬元。
兩原告還提交了營業(yè)執(zhí)照、商標文件、推廣報道等證據(jù)。證據(jù)顯示網(wǎng)名為“熱血小曾”的用戶曾在釘某某冒菜店線上店鋪發(fā)布評價稱，“釘釘不止可以辦公還可以吃冒菜，這邊新開了一家釘釘冒菜店”。被告賀某曾與設計公司簽訂設計方案，也載明要“借勢營銷”“利用品牌名所具備的市場背書，迅速打造知名度”等。
鑒于該案涉及馳名商標的認定、案情較為復雜、對于同類案件具有普遍法律適用的指導意義，2021年12月，上海高院作出民事裁定書，對案件予以提級管轄。
“認馳必要性”引爭議
“權利人已注冊防御商標，本案缺乏認定馳名商標的必要性。”庭審中，原、被告圍繞“認馳必要性”等問題展開了激烈交鋒。
原來，我國法律法規(guī)針對已注冊的馳名商標，給予跨類保護，即可以禁止他人在不相同或者不相類似的商品及服務上注冊使用。然而，本案中，原告已經(jīng)享有第43類翅膀圖形商標，即防御商標，可將其作為權利基礎進行商標維權。在這種情況下，是否還有必要認定馳名商標、尋求跨類保護？
五被告認為，沒有必要認定第42類“釘釘”文字和翅膀圖形商標為馳名商標。即使認定馳名商標，也應以被告“釘釘冒菜”商標申請注冊日，即2015年11月19日作為時間節(jié)點。原告目前的證據(jù)不足以證明第42類“釘釘”文字及翅膀圖形商標在2015年11月19日之前已經(jīng)構成馳名商標。
同時，五被告還提出，被告賀某享有“釘釘冒菜”的商標權，核準使用服務項目包括餐飲。因此，他們在餐館、餐廳服務及宣傳餐館服務上使用“釘釘冒菜”標識屬于合法使用。被控侵權翅膀圖形標識是其獨立創(chuàng)作而來，與原告權利商標不相同也不近似，被告的行為不構成侵權。
“雖然原告享有防御商標，但在同時擁有多類別注冊商標的情況下，有權根據(jù)訴訟策略、侵權情況，選擇主張某一商標作為權利基礎?！眱稍鎰t堅持要求認定第42類“釘釘”文字和翅膀圖形商標為馳名商標。
兩原告表示，在商標侵權糾紛案件中，防御商標的事后救濟作用較小，很難像正常使用的注冊商標一樣獲得相應的保護。原告所享有的防御商標不是個案認定馳名商標與否的考量因素。
上海高院審理后認為，原告提交了大量證據(jù)，足以證明第42類“釘釘”文字商標和翅膀圖形商標在被告使用之時已經(jīng)馳名。被告在第35類商業(yè)經(jīng)營服務、第43類餐飲服務和第29類食品產(chǎn)品上非原樣注冊商標使用行為，足以使相關公眾認為被訴商標與馳名商標具有相當程度的聯(lián)系，減弱了涉案馳名商標的顯著性，不正當利用了該馳名商標的市場聲譽，致使原告利益受損，侵犯了原告馳名商標的商標權利。
但是，沒有證據(jù)表明，在被告“釘釘冒菜”商標申請注冊之時，即2015年11月19日，原告第42類“釘釘”文字和翅膀圖形商標構成馳名商標。因此，被告可在其注冊商標專用權范圍內繼續(xù)合法使用被訴“釘釘冒菜”商標，不構成對原告涉案商標的侵犯。當然，在原告涉案商標業(yè)已馳名的情況下，被告應當依法嚴格規(guī)范使用其“釘釘冒菜”注冊商標，對其注冊商標的使用負有更高注意義務，不得進行所謂“借勢營銷”，不得突出或者單獨使用“釘釘”，更不得對其“釘釘冒菜”注冊商標進行變造拆分使用。
被告外賣平臺運營商收到訴狀后及時履行了“通知刪除”義務，已盡平臺注意義務，無需承擔責任。
綜上，上海高院一審判決被告某品牌公司、餐飲公司、釘某某冒菜店、賀某停止侵害并公開消除影響，餐飲公司、賀某連帶賠償50萬元，某品牌公司、釘某某冒菜店對其中部分承擔連帶賠償責任。
本案一審判決后，各方當事人均未提起上訴，一審判決已發(fā)生法律效力。
給予商標與知名度相匹配的保護
原告在第43類注冊的防御商標是否會影響對第42類“釘釘”文字和翅膀圖形商標馳名的認定？上海高院審理后認為，應結合以下四方面予以綜合考慮。
一是關于馳名商標保護的立法初衷。馳名商標制度的立法目的是給予商標與其知名度相匹配的保護力度。由于馳名商標凝結了更高的商譽，具有更強的識別性，承載了權利人為維護品牌價值而付出的更多勞動，故基于馳名商標可獲得的保護，較之普通商標或企業(yè)名稱權益而言，在禁用效力可及的范圍、損害賠償金額大小等方面存在明顯差異。倘若僅僅因為商標權人出于防御目的在其他類別上注冊商標，而禁止其選擇以持續(xù)使用的、高知名度的主商標提起訴訟，這既不符合法律邏輯，也與法律保護馳名商標的初衷背道而馳。
二是關于民事權利處分的商業(yè)實踐。根據(jù)民事訴訟法的處分原則，當事人有權在法律規(guī)定的范圍內處分自己的民事權利。所以，發(fā)生商標侵權糾紛時，可以允許商標權人選擇對其最為有利的商標作為訴訟的權利基礎。
三是關于原告受損法益的承載對象。本案中，由于原告的主營業(yè)務集中于第42類軟件運營服務，對第42類文字及翅膀圖形注冊商標投入的宣傳、經(jīng)營成本也最高，在侵權行為發(fā)生時，受損失的法益都集中于持續(xù)使用、高知名度的第42類注冊商標，而非較少使用、低知名度的第43類翅膀圖形商標。從損害填補的角度來看，也有必要對第42類文字和翅膀圖形商標是否馳名進行審查。
四是關于被告侵權行為的樣態(tài)表現(xiàn)。本案中，盡管原告在第43類已注冊有翅膀圖形商標，但被訴侵權行為不止發(fā)生于第43類餐飲服務，還發(fā)生于第35類商業(yè)運營服務以及第29類食品產(chǎn)品上。即便原告基于第43類注冊商標進行維權，其效果也不能及于其他類別，仍然需要通過認定馳名商標尋求跨類保護。
結合這些因素，上海高院認為，原告享有第43類翅膀圖形注冊商標并不影響其主張認定第42類“釘釘”文字及翅膀圖形注冊商標為馳名商標，本案仍有必要對是否構成馳名商標進行審查。
需要注意的是，商標被認定馳名后可以獲得跨類保護，但跨類保護并不等于全類保護。本案中，釘釘辦公軟件在其線上平臺開設訂餐入口，各類餐飲APP借此上線了海量餐廳，可見辦公軟件的使用者天然就是餐飲服務的接受者。被告在設計方案中載明要“借勢營銷”等，也從側面說明了其作為餐飲服務從業(yè)者對辦公軟件使用者進行餐飲服務消費的關注和洞察。而“釘釘”為多家知名餐飲類企業(yè)客戶提供釘釘軟件等產(chǎn)品或服務，使得釘釘辦公軟件的使用者與提供餐飲服務的經(jīng)營者存在較多直接重合。一系列證據(jù)都證明，涉案馳名商標與被訴商標的商品或服務之間具有較強的關聯(lián)程度，可以獲得第35類商業(yè)經(jīng)營服務、第43類餐飲服務和第29類食品產(chǎn)品上的跨類保護。
另外，本案被訴侵權行為既包括被告對“釘釘冒菜”文字商標的原樣使用行為，也包括被告將“釘釘”搭配翅膀圖形等非原樣使用行為。雖然被告的非原樣使用行為致使原告利益受損，侵犯了原告馳名商標的商標權利，但根據(jù)馳名商標司法解釋的規(guī)定，被告提出注冊申請時，若原告的商標并不馳名，被告可繼續(xù)使用該商標。本案中，被訴商標申請注冊于2015年11月19日，當時第42類“釘釘”文字和翅膀圖形商標尚未達到馳名程度，故被告可在其注冊商標專用權范圍內繼續(xù)合法使用被訴“釘釘冒菜”商標，不構成對原告馳名商標的侵犯。
構建合法有效的馳名商標保護體系
華東政法大學教授、博士生導師 王遷
馳名商標是市場經(jīng)濟的重要產(chǎn)物，可以帶來巨大的經(jīng)濟價值，成為生產(chǎn)者、經(jīng)營者持續(xù)培育和經(jīng)營的目標。所以如何對馳名商標進行保護，也成為了各國商標保護體系中需要關心的問題。
目前，我國針對已注冊的馳名商標建立了跨類保護制度。但由于法律救濟的事后性，許多馳名商標權利人通過在其無意立即使用商標的商品或服務上注冊商標（即所謂防御商標），希望在源頭上阻止他人搶注商標、攀附信譽。
然而，我國商標法并沒有關于防御商標的明確規(guī)定，任何注冊商標連續(xù)三年無正當理由不使用的，他人都可以申請撤銷。此外，即使防御商標的注冊人以他人未經(jīng)許可在相同商品上使用相同的防御商標為由提起侵權訴訟，在他人提出三年不使用不賠償抗辯的情況下，由于注冊人往往無法舉證證明此前三年其曾經(jīng)使用過注冊商標，也不能證明因他人對防御商標的侵權行為造成了其他損失，至多也只能獲得對方停止侵權的判決結果，無法獲得賠償。
在這樣的背景下，上海高院通過司法裁判表明，權利人享有防御商標并不影響其主張認定主商標為馳名商標，具有重要的理論和實踐意義。
一是明確了馳名商標司法保護的價值導向。馳名商標的認定，不應以在涉案商品或服務上是否存在同一權利人注冊的防御商標為決定因素，而應堅持“權利保護”原則，給予商標與其知名度相匹配的保護力度。本案中，在原告注冊有防御商標的情況下，上海高院支持了其認定馳名商標、尋求跨類保護的訴請，有利于實現(xiàn)對商標的有效保護和全面保護，激勵企業(yè)加大馳名商標培育力度。
二是為企業(yè)開展馳名商標維權創(chuàng)新了路徑。馳名商標凝聚了更高的商譽，需要經(jīng)過長期的積累。在此過程中，如何既能減少商標被搶注、商譽被攀附的風險，又能在受到侵害時獲得更強的保護？本案判決支持了企業(yè)在注冊防御商標后，通過認定主商標馳名進行維權的做法，對企業(yè)開展維權并獲得充分救濟，提供了有力保障。
三是明確了馳名商標適當保護的界限。馳名商標可以獲得跨類保護，但跨類保護并非全類保護。本案判決不僅明確了馳名商標跨類保護的范圍，而且在分析被告行為時沒有“全盤否定”，而是對其原樣使用被訴侵權商標、非原樣使用被訴侵權商標分類施策，兼顧了打擊商標“搭便車”行為與促進商標的合法使用，有助于營造誠實信用的商標注冊和使用環(huán)境。（郭燕 徐俊 李泳霖 王遷）
編輯：張守坤